单位｜恒都律师事务所 知识产权事业部

作者｜专利行政专业组 杜立东

2017年3月22日，北京知识产权法院就西电捷通公司诉索尼中国公司侵害发明专利权纠纷一案做出判决，索尼被判停止侵权及3倍侵权赔偿近900万。

索尼在2009年与原告西电捷通就WAPI技术合作进行了咨询并签订了保密合同，但双方对专利许可没有达成共识，其中，西电捷通要对索尼就涉及WAPI技术的51项专利进行许可，索尼要求西电捷通提供详细的权利要求对照表（也就是业界所谓的侵权对照表CC），将专利的范围与索尼的产品进行比较对照，经过多轮谈判，西电捷通同意提供权利要求对照表但是要求将其加入保密协议之中，索尼坚持在没有保密协议的情况下得到权利要求对照表，协商从2009年一直持续到2015年未果。2015年7月2日，西电捷通公司起诉索尼中国公司侵害其发明专利权。

北京知识产权法院判决结果中的“停止侵权”行为意味着产品将被禁止销售，由于涉案专利是一件中国标准必要专利，这也是中国法院首例针对标准必要专利(SEPs)发布的产品禁售令。该案的宣判，吸引了业内外法律人士以及诸多企业的关注。

根据判决书，涉案专利ZL02139508.X（一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法）于2002年申请、2005年授权，为GB15629.11-2003/XG1-2006《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范第1号修改单》（简称涉案标准）的标准必要专利，其中原告西安捷通是标准起草成员之一。

该标准是事实上的国家强制标准，理论上，任何在中国市场上的手机，要具有WIFI联网功能，就需要通过WAPI检测才能获得入网许可，也就落入该标准必要专利的权利范围。索尼中国公司在该案中的败诉，除了900万巨额赔偿之外，“停止侵权”意味着该公司之前生产的相关具有WIFI功能的产品在中国禁售，对一个通信公司来说，即使仅是“停止侵权”这样的判决结果，也不啻于900万的赔偿。

标准必要专利的原则

标准必要专利是指因实施技术标准所规定的技术方案，不可避免且无可替代地使用到的专利。

目前，标准必要专利纠纷较多地发生在计算机、移动通信、互联网等技术发展较为迅速、利益冲突比较明显的技术领域。标准必要专利的权利人和实施人均必须遵守FRAND原则进行谈判和许可，即双方在许可谈判中均应恪守“公平、合理、无歧视”（FAIR,REASONABLE,AND NON-DISCRIMINATORY）原则；标准必要专利纠纷中存在“善意实施人”的概念，即“对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者，标准必要专利权人不得径直拒绝许可，既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件”。

由于标准必要专利在该技术领域所具有的不可替代性，其可以为专利权人带来市场支配地位。具有市场准入权的专利权人，可以排除不愿接受其FRAND许可条件之竞争对手在相关市场中的市场份额，享有绝对或相对的市场控制权以及定价优势，对标准必要专利失去必要控制的话，很容易形成垄断的局面。亦即，有关标准必要专利的规制，主要存在专利法、反垄断法和合同法三个视角。

标准必要专利中的禁令

从司法实践来看，涉及标准必要专利的诉讼案由通常包括侵犯专利权、滥用市场支配地位和标准必要专利许可费三种。据统计，涉及标准必要专利的诉讼总体数量不多，其中以侵犯专利权纠纷案件居多。通常情况下，技术标准往往会成为市场主体进入相关市场的必然要求。因为标准的开放性，与SEPs相关的技术许可就具有公共性，涉及社会公共利益。

但同时，SEPs 与一般专利一样，也是私人财产权。SEPs 权利人不仅仅可凭借这种优势地位就专利许可设定不合理条件，更有能力决定第三人能否进入相关市场。因为一旦一个标准成为通用标准，在标准兼容设备的使用者产生巨大沉没成本的情况下，实施者再更换另外一种替代性技术就不那么简单容易了。标准实施者将会被锁定在标准效应中。所以，基于 SEPs的这种特性，对待 SEPs 的态度应较之于普通专利更为审慎。

关于禁令，虽然学者多有论述，但在我国当前的正式法律文本中并没有出现“禁令”一词。“禁令”是专利法为了保护专利权人利益而赋予其核心救济手段，然而许多企业试图通过申请禁令来达到限制竞争对手或取得许可谈判优势地位的目的。禁令通常是指“法庭要求实施某种行为或禁止实施某种行为的命令”。当然，我国法律中规定的诉前和诉中责令停止侵权的规定，其含义或者说效果也类似于英美法系的禁令制度。

在我国，标准必要专利禁令救济，尽管具有特殊性，但其仍属于专利侵权禁令救济制度的组成部分，因此，对于标准必要专利禁令救济法律制度的评析，应当结合我国专利侵权禁令救济制度来分析。我国《专利法》第66 条的规定涉及到专利侵权禁令救济问题。根据该条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明其合法权益将因他人的侵权行为遭受难以弥补的损失时，可以在起诉前，向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。该条规定为标准必要专利权人申请禁令救济提供了法律依据，但该规定并没有涉及到标准必要专利禁令救济滥用的法律规制。

最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第24条对标准必要专利的禁令救济进行了规定，即将专利许可条件与禁令颁发联系起来，且基于标准必要专利的法律性质，根据标准必要专利权人、被诉侵权人在专利许可谈判过程中所处的不同地位，对标准必要专利权人和被诉侵权人的过错程度予以区分，前者的“故意违反”、“导致无法达成合同”和后者的“无明显过错”，使得注意义务与法律责任基本上相对称，且与权利性质相匹配。

禁令的适用

中国在针对标准必要专利发布禁售判决的问题上，基于标准必要专利权利人在专利许可授权时的“合理的无歧视原则”，合理的前提是双方的善意协商，在协商无果的情况下，考虑的是双方在许可谈判过程中的过错，其中：

1、如果双方均无过错或者权利实施人无过错，那么将不可能获得产品禁售。

2、如果双方均无过错或者权利实施人无过错，权利人有过错，从事不合理专利授权行为，那么不仅不可能获得产品禁售，还有可能被反垄断法制裁，可以具体参考高通的案子。

3、如果双方均有过错，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。

4、如果专利权人无过错，权利实施人有过错，那么将会获得产品禁售令。

判决的结果以及反思

回到前面提及的这个标准必要专利的案件上，被告作为涉案专利的潜在被许可方，基于对原告承诺的“合理的无歧视的期限和条件”进行专利授权许可的信赖，而实施涉案专利有其合理性基础。但是，该合理性基础的前提是双方善意协商。在双方协商未果的情形下，被告实施涉案专利能否绝对排除原告寻求停止侵害救济的权利，仍需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。

具体来讲，在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持，否则可能造成专利权人滥用其标准必要专利权，不利于标准必要专利的推广实施；在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持，否则可能造成实施人对专利权人的“反向劫持”，不利于标准必要专利权的保护；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。（摘自判决书）

具体到本案，关于索尼要求西电捷通提供权利要求对照表是否合理以及西电捷通要求索尼签署保密协议是否合理，法院认为：

1、标准必要专利的实施人有权获得专利权人主张侵权行为的相关信息，例如：关于权利要求对照表，并不是必须要提供给实施人的，如果专利实施人在已有条件下能够做出是否侵权评估的情况下，本案涉案专利是WAPP核心专利，且为标准必要专利，2009年已经事实上强制许可，索尼在不需要权利要求对照表的情况下就已经能够做出判断，索尼在协商过程中反复否认产品涉及WAPI专利具有拖延谈判的故意。

2、权利要求对照表需要与被控侵权产品的技术特征进行比对，其中可能包含专利权人的相关主张和观点，专利权人要求签署保密协议具有合理性。

由此，索尼和西电捷通未能进入正式的专利许可谈判过错方在索尼不在西电捷通，西电捷通要求索尼停止侵权具有事实和法律依据。在SEPs权利人寻求禁令救济时，围绕禁令救济适用产生的核心问题，即：在于如何寻求各方利益（包括：SEPs 权利人的利益、标准实施者的利益及社会公共利益）的平衡。解决SEPs禁令救济规则中的利益平衡问题，实际上需要在反垄断法与知识产权法之间寻求平衡点。如果无限制地允许禁令救济，又可能导致专利劫持，使得权利人可以排除、限制市场竞争，损害标准实施者利益及公共利益。

另一方面，如果过分限制禁令救济，则会损害权利人的利益，导致专利反向劫持，最终损害公共利益。回顾本案的历程，或许被诉侵权方在开始没有意识到判决结果会这样严重。“凡事预则立，不预则废”。如果被诉侵权方意识到可能会出现这样的不利后果，则在与权利人交涉的过程中，能够有效地对可能产生“停止侵权”判决结果的情形进行规避，可能至少在判决中不会出现“停止侵权”这样的不利后果。