文 | 恒都知识产权法律中心专利无效专业组  王海吉

编辑 | 恒都微信运营团队

作为《专利法》中长盛不衰的明星条款，第33条被业内公认为“修改超范围”，简短5个字，却早已成为下至发明人、专利申请人上至专利审查部门、专利复审委、法院等整个业界争论的核心和焦点，至今仍妥妥占据本行业“热搜”排名前十。究其缘由，无他，重要也！

相关法律规定

《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

《专利审查指南》进一步明确：《专利法》第33条所称的原说明书和权利要求书是指申请日提交的说明书和权利要求书，对于分案申请，是指申请日提交的原申请的说明书和权利要求书。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接且毫无疑义地确定的内容。

上述直接且毫无疑义地确定的内容对于本领域技术人员来说应当是确定无疑的，不包括从原说明书和权利要求书中推测出的技术内容。也就是说，专利申请文件经修改后，如果所属技术领域的技术人员认为修改后的说明书和或权利要求书中存在着不能从原申请直接且毫无疑义地确定的内容，则认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

虽然《专利法》和《专利审查指南》都对“修改超范围”作出了确切的解释，但是在实际业务操作中，对于“直接且毫无疑义地确定的内容”，专利审查部门、专利复审委员会及法院之间的观点和标准有时也并不是十分地统一。

具体案情中复审委和法院观点的异同

案例1：

在某中药专利申请配方的行政诉讼案件中（2011知行字第27号），关于计量单位由“两”换算成“克”是否属于“修改超范围”时，专利复审委员会认为，根据原专利申请文件，无法确定申请人原配方中记载的计量单位“两”是使用旧制（1斤＝16两）还是采用新制（1斤＝10两），即使认定其使用旧制，对旧制进行换算时是采用“一两＝31.25克”还是“一两＝30克”的换算关系，也不能毫无疑义地确定，因此认定该修改超范围。通过案例1可以看出，对于专利确权部门来说，通常会将“直接且毫无疑义地确定”进行较为严格的解读为“直接、唯一确定”，排除属于不能确定的内容。

从裁决理由看，只要修改后的内容无法从原专利申请文件中精确确定，或者不是“数理逻辑上唯一确定”的内容，即应认为该修改超出了原申请记载的内容，属于“修改超范围”。在这一标准下，“修改”被给予了比较严格的限制，排除了除本领域技术人员“唯一确定的内容”以外的修改，申请人的修改空间通常比较狭窄。

案例2：

在某墨盒行政诉讼案件中（2010知行字第53号），申请人将权利要求书中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，从字面上来看，“存储装置”显然是“半导体存储装置”的上位概括，这种修改扩大了权利要求的保护范围，但最高法认为，对于原说明书和权利要求书记载的范围，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。

对所属领域普通技术人员而言，通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒，因此，该修改不超范围。

通过案例2可以看出，最高法对“直接且毫无疑义地确定的内容”与案例1相比有着不同的理解，最高法认为，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下两部分：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。另外，最高法还认为，只要所推导的内容对于所属领域普通技术人员来说是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围，不纳入“修改超范围”。

实践中的建议

综上可见，对于上述两种不同的“修改超范围”判断标准，究其本源，都有各自实施背景和理由，首先，对于专利复审委员会及专利审查部门来说，需要更多地兼顾专利行政程序的效率与鼓励发明创造这二者之间的平衡；而对于法院来说，则更多是从实体角度出发，并结合说明书及附图对权利要求书的解释，对能够修改的范围进行了一定的扩展。

笔者认为，客观而言，由于语言表述的局限性以及文字篇幅的限制,权利要求书的内容并不能够对发明创造所涉及的全部技术问题表述无遗，其往往需要根据申请文件的整体内容，来对权利要求加以理解并进行说明，即使对于那些权利要求书中仅由于不同语境下的不同表达方式上的简单区别，也应当结合实际案情各自分析判断，显然，上述最高法采用的扩展式的评判标准更能够适合当前众多的由于语境不同造成的“修改超范围”的误伤。

然而，我们同时也应当注意到，这种扩展式的标准虽然更能从技术方案整体的角度来加以实体判断，但是对于“直接推导出的内容”而言，其并非属于一个界限清晰的范围划定，因此，对于那些处于不同立场的法律人员来说，将围绕“推导内容”一词产生加以阐释和斡旋的空间，尤其是在前述“唯一确定的内容”缺乏争辩弹性的条件下，对于“修改超范围”，更应有针对性地从是否属于“直接推导出的内容”角度做出判断。