文 | 恒都知识产权法律中心专利行政专业组  王清亮

编辑 | 恒都微信运营团队

专利的创造性判断中，显而易见性的判断是“三步法”中最重要也最容易出现分歧的一步。关于要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，《专利审查指南》第二部分第四章给出了如下判断方法：

从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

上述判断方法的基础是确定了最接近的现有技术以及发明实际要解决的技术问题，并从正面说明了当区别被现有技术公开或属于公知常识时，本领域技术人员有动机改进该最接近的现有技术以解决所述技术问题。但是当最接近的现有技术不存在发明实际要解决的技术问题，或者确定最接近的现有技术要解决的技术问题本身也需要付出创造性劳动时，本领域技术人员是否还有动机对该最接近的现有技术进行改进，指南中没有给出说明。

因此，在专利授权/确权实践中，对于与最接近的现有技术存在区别、且上述区别没有被公开的情况，认定现有技术没有给出启示将上述区别应用于最接近的现有技术并获得要求保护的发明，从而得出发明具备创造性的结论，一般没有太多异议；对于区别被现有技术公开或属于公知常识的情况，现有技术是否给出启示使本领域技术人员产生对最接近的现有技术进行改进的动机进而获得要求保护的发明，不同的人，往往会有完全不同的意见。

下面，结合名称为“一种基于触摸屏进入多选列表界面的方法及装置”的发明专利复审案进行具体说明。

基本案情：

涉案专利请求保护一种基于触摸屏进入多选列表界面的方法及装置，原审查部门认为：权利要求1与对比文件1的区别为，权利要求1触发多选的条件是多点触摸且多点分别处于不同的列表项；但对比文件1已经公开了多点触摸控制且多点位于不同画面区域，还公开了可以水平划分两个子画面；并且本领域技术人员可以合理设置选择合适的界面显示区域的划分，将显示界面中不同的列表项作为不同界面划分的区域，这是本领域的常用技术手段；因此，权利要求1的技术方案在对比文件1的基础上结合本领域常用的技术手段是显而易见的。

复审委认定：

最接近的现有技术不存在本发明基于他们之间的区别技术特征实际要解决的技术问题，那么无论以上区别技术特征是否属于本领域公知技术，由于该最接近的现有技术客观上不存在这样的技术缺陷和改进任务，本领域技术人员没有动机对该最接近的现有技术进行这样的改进，从而也就无法获得将该最接近的现有技术和以上区别特征结合的启示，同时该区别特征使得该权利要求获得了有益的技术效果，那么该权利要求相对于该最接近的现有技术和本领域公知常识的结合具备创造性。

案例分析：

“三步法”中的第二步，即根据要求保护的发明与最接近的现有技术之间的区别，以及上述区别所能达到的技术效果，确定发明实际解决的技术问题。可见，确定发明实际要解决的技术问题需要以了解发明为基础，在进行技术启示判断时，为了避免“事后诸葛亮”的问题，需要暂时“忘记”发明方案，以发明申请日之前的现有技术为基础进行。在上述案例中，对比文件1方案是将屏幕划分成不同的子画面（可以竖直划分也可以水平划分），并基于多触摸点是否位于不同的子画面来判断多点多触摸输入，并由此进入多选模式；可以看出，其子画面划分是一种与显示内容无关的静态划分，不会随着显示内容的变化而改变，不需要考虑多触摸点与显示内容的关系，不存在如何在设有多个画面分区的触摸屏上触发多选模式功能的技术问题，对于本领域技术人员来说，也就不存在舍弃对比文件1的子画面划分而根据显示内容进行多点多触摸判断的需求。在这种情况下，即便根据列表项对屏幕进行动态划分是本领域已经公开的技术手段，但是，由于对比文件1客观上不存在这样的技术缺陷和改进任务，本领域技术人员也没有动机对最接近的对比文件1进行这样的改进，从而也就无法获得将其与对比文件1结合的启示。

上述案例的意义在于进一步完善了技术启示的判断流程，即在判断现有技术是否给出对最接近的现有技术进行改进的启示时，应当首先从该最接近的现有技术出发判断该最接近的现有技术是否存在对其进行改进的某种技术问题，并将其作为本领域技术人员能否产生对该最接近的现有技术进行改进的前提；然后再去判断现有技术是否存在对该最接近的现有技术进行改进以解决该技术问题的技术手段。当最接近的现有技术不存在上述技术问题时，就不会使本领域技术人员产生对其进行相应改进的动机，此种情况下，无论现有技术中是否存在解决该技术问题的技术手段，均不会给出将该技术手段应用于该最接近的现有技术以解决其技术问题的启示。

小结：

一般情况下，区别特征体现了要求保护的发明对现有技术作出的贡献，但是评价发明是否具备创造性，并不能完全取决于区别特征本身是否显而易见或技术手段是否相似，需要进一步判断发明通过引入区别特征而形成的技术方案是否为本技术领域带来了贡献、创造了价值。

关于发明对所属技术领域的贡献及其价值判断，发明实际解决的技术问题在其中往往起了非常重要的作用。实际解决的技术问题不仅能够体现发明对现有技术的实际贡献，有时候发现该技术问题本身也属于对现有技术贡献的一部分；另外，发明实际要解决的技术问题是形成发明的推动力，是技术启示判断的前提和条件，本领域技术人员在寻找技术启示时不是漫无目的地尝试，而是以发明实际要解决的技术问题为导向进行有目的地寻找；如果最接近的现有技术客观上并不存在发明实际要解决的技术问题或本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下不能识别出最接近的现有技术存在发明实际要解决的技术问题，则本领域技术人员没有动机对该最接近的现有技术进行改进以获得发明方案，可以直接得出要求保护的发明具备创造性的结论。

参考资料：【1】《给“天才之火”准确地添加“利益之油”——关于发明构思的把握》，作者：慕丹，恒都微信公众平台第439期；【2】《问题导向下的我国创造性评判标准研究》，作者：李越等，《中国专利与商标》2017年第2-3期；【3】国家知识产权局专利复审委员会第155686号复审决定书。