文｜恒都知识产权法律中心专利无效专业组 萧诚

编辑｜恒都微信运营团队

在专利侵权纠纷案件中，经常涉及专利权转让的情形。对于专利转让的专利侵权案件的诉权问题，即专利权转让前后的哪方当事人享有诉权，目前并无明确的法律予以规定。

对于转让后发生的侵权行为，受让人具有诉权，这一点当无问题。但是对于转让前发生的侵权行为受让人是否具有诉权，或者在诉讼过程中发生专利转让时的诉权问题，则常常困惑着当事人和代理人。本文例举若干司法实践中的具体案例，以资借鉴。

情形一

转让人和受让人如无约定或约定不明确，则受让人无权对转让前的侵权行为提起诉讼

在高燕青与宾朋公司、鑫潮商行侵害外观设计专利权纠纷的二审民事判决书中（(2016)鄂民终1007号），原权利人为邵焕年，邵焕年与高燕青于2014年6月18日签订专利转让合同，将该专利转让给高燕青……国知局于2014年8月5日核发通知书准予变更，因此高燕青成为该专利的合法权利人。

湖北高院认为对于转让之前的侵权行为，现权利人也即受让人是否享有相应的诉权要看转让人与受让人在专利转让过程中是否有明确约定。从邵焕年与高燕青双方签订的转让合同看，双方对此并未有明确的约定，因此高燕青无权就其受让专利前的侵权行为提起诉讼。

情形二

转让人和受让人在转让合同中有明确约定，则受让人有权对转让前的侵权行为提起诉讼

在巨星公司与阳江市华顺公司、阳江市金朗达公司侵害实用新型专利权纠纷案中（(2008)穗中法民三初字第223号），广州中院认为根据查明事实，原告于2007年10月12日从梁兵获得所述专利权，原告和梁兵之间的《专利权转让合同》约定，梁兵同意将该专利索赔权在内的诉权授予（转让）给原告，原告对专利权转让前发生的侵权行为享有起诉权，有权追溯已经发生的侵权行为。因此原告也即受让人有权就其受让前发生的专利侵权行为主张专利权。

情形三

转让合同中无约定，但经补充约定或声明，受让人对专利转让前的侵权行为具有诉权，且可使用转让前的转让人获取的证据

在经纬公司、青岛宏大公司与卓郎公司侵害发明专利权纠纷二审民事裁定书中（(2016)沪民终172号），侵权行为发生在2010年，原专利权人即转让人获取了侵权证据，转让人与受让人于2013年签署《转让合同》并经国家知识产权局登记，2015年转让人出具“受让人有权单独就转让生效前的任何侵权行为向法院提起诉讼”的《声明》。

被告认为被控侵权行为发生在专利转让前，受让人无权提起诉讼，且《声明》未经国家知识产权局登记批准，不具有法律效力。上海高院认为专利权转让经登记生效后，受让人即取得专利权，对专利权转让前发生的侵权行为提起诉讼的权利不会因为专利权转让而消灭，其归属应尊重原专利权人和现专利权人的意思自治。

本案中，欧瑞康公司在出具的《声明》中明确了其意思表示，即卓郎公司有权对专利权转让生效前发生的侵权行为提起诉讼。欧瑞康公司与卓郎公司关于涉案专利权相关诉权的约定，不为法律所禁止，应当予以准许，且由现专利权人卓郎公司提起相关侵权诉讼也更经济便利。综上，卓郎公司作为受让人对涉案专利权转让前发生的侵权行为享有诉权。

在雷正举与金色彩公司侵害外观设计专利权纠纷一审民事判决书中（(2017)粤03民初506号），深圳中院认定受让人在经受让取得专利权后，转让人在后续出具了转让涉案专利转让前和转让后的所有权利的情况说明，因此受让人具有对转让前的侵权行为提起诉讼的权利。且可使用专利转让前转让人获取的证据。

情形四

在诉讼审理期间发生专利转让，受让人可以通过合同约定继受转让人的诉讼主体资格

在广东绿由环保科技股份有限公司、广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司与广州新致晟环保科技机械设备有限公司关于侵害发明专利权纠纷二审民事裁定书中（(2013)粤高法民三终字第632号），专利权人提起一审诉讼，在二审期间发生专利转让，转让人普得公司与受让人新致晟公司约定进行专利权转让，并由受让人进入本案侵权诉讼二审程序中，代替之前的原告也即转让人进行侵权诉讼的后续事宜。

广东高院认为这是双方的真实意思表示，并且也没有损害第三人利益和国家利益，转让人和受让人之间的转让行为符合法律规定，基于意思自治原则，转让人本案中原来的诉讼权利义务由受让人继受。

总结 

对于因专利权转让后产生的诉权问题，结合法院判例，可以认为，在转让行为发生法律效力即经过国家知识产权局进行登记（《专利法》第十条第二款规定）的情况下，需要转让人和受让人之间具有关于受让人能够对转让前的侵权行为行使诉权或者能够继受转让人全部的诉权的明确的真实意思表示或约定，该意思表示或约定可以记载在转让合同或者补充的协议中，或进行单独的声明；且其不损害第三人利益和国家利益。

在此情况下，法院基本上基于意思自治的原则能够接受双方的意思表示或约定，否则受让人较难获得相应的诉权。