文｜恒都知识产权法律中心专利行政组 王清亮

编辑｜恒都微信运营团队

对于已经授权的专利，如果专利权人发现专利文件中存在一定的缺陷，可能会影响后续维权的进行，是否还可以对专利文件进行修改以克服缺陷、扫除由此带来的维权障碍呢？

在回答上述问题之前，首先对相关法律法规中与专利申请文件/专利文件修改相关的规定梳理一下。

关于专利申请文件的修改，总的原则是不能超出原申请权利要求书和说明书记载的范围（参见专利法第33条），但不同的修改时机，对修改内容的限制是不同的，主要由四类：

一是主动修改时机（参见专利法实施细则第51条第1款和第2款），此时只要满足不超范围即可，权利要求书、说明书及其附图、摘要及其附图均可修改；

二是根据审查意见指出的缺陷进行的修改，原则上只能修改通知书中指出的缺陷（参见专利法实施细则第51条第3款）；

三是复审阶段的修改，原则上只能修改驳回决定或复审通知书指出的缺陷（参见专利法实施细则第61条第1款）；

四是无效阶段的修改，修改内容仅限于权利要求书，修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、对权利要求的进一步限定和明显错误的修正，且不能从说明书补入原权利要求书没有记载的技术特征（参见专利法实施细则第69条，以及国家知识产权局第74号局长令：《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》）。

从上述规定可以看出，在目前的法律框架下，启动无效宣告程序是专利权人对授权专利的专利文本进行修改的唯一途径。换句话说，对于授权专利，专利权人仅能够在专利无效宣告程序中对其权利要求书进行修改。

然而，为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，《专利审查指南》对无效宣告程序中权利要求书的修改方式进行了更多地限制，这使得专利权人难以最大限度地使用专利法实施细则第69条赋予的权利对授权专利的权利要求书进行修改。虽然74号令对修改方式作了适当放松，但限制还是很严格，下面结合案例，分别就申请文件常见的缺陷以及是否能够在无效程序中进行修改进行说明：

案例1：卞某某与J公司专利无效纠纷案

基本案情：J公司是名称为“一种可调式车用儿童安全座椅”的实用新型专利的专利权人，卞某某以涉案专利不符合专利法及其实施细则相关规定为由请求专利复审委宣告该专利全部无效。针对上述无效请求，J公司对权利要求书进行了修改，其中以原权利要求4中的“移动杆（421）”属笔误为由将其修改为“牵引杆（421）”。

复审委认定：根据原说明书及其附图的相关记载，本领域技术人员能够直接、毫无异议地确定原权利要求4中的“移动杆（421）”应为明显笔误，其应当为“牵引杆（421）”，因此对该修改内容予以接受。

作者评述：对于一些笔误和明显错误的修改，即便在国家知识产权局通过74号令作出修改《专利审查指南》的决定之前，在实践中，无论是无效宣告阶段，还是后续的行政诉讼阶段，基于公平原则，专利复审委员会和法院都是一直持比较开放的态度，避免了一些对现有技术作出足够贡献的授权专利因存在撰写瑕疵而被宣告无效的情况发生。

案例2：X公司与T公司专利无效纠纷案

基本案情：T公司是名称为“具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器”的国际申请进入中国的发明专利的专利权人，X公司以权利要求1-47得不到说明书支持等为由请求专利复审委宣告该专利全部无效。在口审时T公司明确将权利要求32的附加技术特征由“所述偏磁元件由Metglas 2628MB材料形成”修改为“所述非结晶型磁致伸缩元件由Metglas 2826MB材料形成”。

复审委认定：本专利是国际申请进入中国国家阶段后在中国获得授权的专利，国际申请原始提交的国际申请文件是具有法律效力的，能够作为申请文件修改的依据。该专利在原始提交的国际申请的权利要求和说明书的相关英文记载所对应的中文含义应为“所述非结晶型磁致伸缩元件由Metglas 2826MB材料形成”， 出于还原专利文献中发明创造技术原意的目的，接受专利权人对该权利要求的修改以克服上述翻译错误，既符合无效程序中允许专利权人对权利要求进行修改这一程序设置的立法本意，也可充分体现权利要求的公示作用。

作者评述：国际申请进入中国国家阶段后授权的专利，是一种比较特殊的情况，处于遵守PCT条约等方面的考虑，认可国际申请原始提交的国际申请文件的法律效力，但作为中国专利，无效宣告程序中对专利文件的修改还应该遵循《专利审查指南》相关“一般限于”的四种修改方式的限制，以及专利法实施细则第69条相关不得扩大原专利保护范围的要求。具体到本案中，修改方式属于对权利要求中明显错误的修改，而且修改后的“非结晶型磁致伸缩元件”与原权利要求中的“偏磁元件”相比，其保护范围没有扩大，因此复审委接受了上述修改。

案例3：H公司等与K公司专利无效纠纷案

基本案情：K公司是名称为“数据传输的方法、协议装置及无线通信设备” 的发明专利的专利权人，H公司等以涉案专利不符合专利法及其实施细则相关规定为由请求专利复审委宣告该专利全部无效。针对上述无效请求，K公司曾经将原权利要求1、13、14中的特征“收到的段（1a，1b）”修改为“收到的数据单元（1a，1b）”。

复审委认定：无效宣告请求程序中，对权利要求的修改应符合专利法实施细则第69条的规定并满足审查指南第四部分第三章规定的修改原则等相关规定，如果专利权人对权利要求的修改导致与授权的权利要求相比，扩大了原专利的保护范围，即使对方当事人对该修改无异议，该修改也应视为破坏权利要求的公示作用从而对公众利益造成损害而不应被允许。

作者评述：专利无效是应无效请求人提出无效请求而启动的程序，专利复审委一般只对请求人提出的无效理由进行审查。但当专利权人对专利文件做了修改时，无论无效请求人是否提出异议，专利复审委都会依职权对专利权人的修改是否符合相关规定作出审查。

案例4：JC公司与SC公司专利无效纠纷案

基本案情：SC公司是名称为“一种二氧化锆全瓷牙及其制备方法”的发明专利的专利权人，JC公司以涉案专利权利要求1-8不具备创造性为由请求专利复审委宣告该专利全部无效。针对上述无效请求，JC公司对权利要求书进行了修改，除了对原权利要求1作出进一步限定之外，又分别加入两个不同的技术特征到权利要求1中从而形成了新的权利要求9和权利要求12。

复审委认定：在无效程序中，虽然允许专利权人在权利要求中补入其它权利要求中记载的一个或多个技术特征，从而实现对权利要求的“进一步限定”，但该“进一步限定”的含义是指在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中的一个或多个技术特征，形成新的权利要求来取代原来的权利要求，而通过在同一权利要求中分别补入不同特征从而形成多组新权利要求实质上是对权利要求书进行了重新撰写，不符合“进一步限定”式修改的要求。

作者评述：从上述案例可以看出，所谓“对权利要求的进一步限定”应当是：通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的、保护范围更小的权利要求，原来的权利要求不再保留；就权利要求书整体而言，修改后的权利要求数量相对于修改前权利要求书，通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。

另外，专利权人以权利要求进一步限定的方式做出的修改是否应当被接受，还要考虑其他几个方面的因素：首先，在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征，以此所形成的技术方案并不必然记载在本专利原始公开的说明书和权利要求书中，这种修改有可能会超出原申请记载的范围而不满足专利法第33条的规定；其次，在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征形成的技术方案有可能得不到说明书支持而不满足专利法第26条第4款的规定；再次，在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征形成的方案的保护范围并不必然比原权利要求的保护范围更小，这种修改有可能扩大了原权利要求的保护范围而不满足专利法实施细则第69条的规定。正是如此，修改后的审查指南提及到权利要求的进一步限定时，还特别限制了，在权利要求中补入其他权利要求的技术特征，要用以缩小保护范围。也就是说，专利法第33条、专利法第26条第4款和专利法实施细则第69条都应当作为这种修改是否能够被接受的考虑因素。

案例5：李某与XS公司等专利无效纠纷案

基本案情：XS公司是名称为“一种复方制剂”的发明专利的专利权人，李某以涉案专利不符合专利法及其实施细则规定为由请求专利复审委宣告该专利全部无效。针对上述无效请求，XS公司在无效程序中将涉案专利权利要求1中的配方比例“1∶10－30”修改为“1∶30”。专利复审委员会作出行政决定，认定该修改不符合《审查指南》的规定而不予接受。

法院认定：在行政诉讼再审程序中，最高院明确上述修改不属于典型的并列技术方案的删除，但鉴于1∶30这一具体比值在原说明书中有明确的记载，且是其推荐的最佳剂量比，基于公平的考虑因素，允许这种特殊形式的修改方式的存在。

作者评述：无论是修改前的审查指南还是修改后的审查指南，对于无效宣告程序中权利要求书的修改原则，仅仅是“一般”不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，但并未排除在权利要求中增加说明书内容的修改方式，这种修改方式并非绝对不允许的。

本案例就对专利审查指南中的“一般限于”作出了突破，而为了实现这种非常规的突破，最高院在裁定书中从5个方面进行了论述：一是，修改后的具体比值在原说明书中有明确记载，该修改既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围；二是，本专利权利要求仅有比例这一个变量，该修改使本专利保护范围更加明确，不会造成保护范围模糊不清等不利后果；三是，这种修改即不会使专利权人通过事后修改的方式把说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中，也不会损害专利保护范围的稳定性；四是，如果仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，就会使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性；最后，《审查指南》除了“一般限于”的修改方式，并未绝对排除其他修改方式。基于以上几个方面，最高法院接受了此种基于说明书内容对权利要求进一步限定的修改。

小结：

虽然在目前的法律框架下没有完全禁止专利权人在无效程序中修改专利文件，但为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，《专利审查指南》对无效宣告程序中权利要求书的修改方式进行了更多地限制，这使得专利权人难以最大限度地使用专利法实施细则第69条赋予的权利对授权专利的权利要求书进行修改。虽然存在突破《专利审查指南》中“一般限于”所列出的四种修改方式的可能性，但上文所述的能够得到法院支持个案（即李某与XS公司等专利无效纠纷案）毕竟属于非常特殊的情况，多数申请文件的缺陷都是不能通过无效程序进行修改的，因此，提醒申请人在撰写申请文件，特别是权利要求时，审慎斟酌写入申请文件中的文字。

参考资料：

【1】《适度放开无效程序专利文件的修改方式，以“专利权人”的名义？》，作者：薛晨光，恒都微信公众平台第280期；

【2】《专利无效宣告程序中权利要求书允许的修改方式》，作者：王晓东、张春艳，《中国知识产权》总第98期；

【3】《专利申请文件修改的三个基本前提》，作者：石必胜，《中国知识产权》总第101期；

【4】国家知识产权局第74号局长令：《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》。