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浅谈专利侵权判定中的单一主体原则

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浅谈专利侵权判定中的单一主体原则

单一主体原则的出现是为了平衡对专利权人的保护和公共利益,苛刻的单一主体原则能够在一定程度上促进技术创新,但专利权人的合法权利得到实质性保护也十分重要。

编辑|恒都法院研究院 郭帆

随着时代的发展,社会分工日益细化,一项工作时常由多方主体合作完成。如果多方主体的行为涉嫌专利侵权,但是由几方主体合作实施了专利权利要求的全部特征时,由于专利侵权判定在我国司法实践中遵循“单一主体原则”,类似情节便不符合专利侵权的条件。如此一来,专利权人难以获得全面的保护。

面对合作趋势下所产生的越来越多的专利侵权涉及多方主体的现象,不同法院相关案件的判决结果在一定程度上也存在着差异,引起了业界广泛的争议,单一主体原则的适用面临着前所未有的挑战。

司法实践中的单一主体原则

在社会分工达到一定高度之前,侵权主体个数甚至不足以成为阻碍专利侵权成立的一个问题,单一主体原则是随着专利侵权案件涉及的主体数量增加而产生的规则。在判断专利侵权能否成立这一核心问题时,单一主体原则被认为是与全面覆盖原则并行的。

司法实践中通常以单一主体为单位来评判行为是否符合全面覆盖原则,专利侵权判定一般遵循“仅有当单一主体未经许可以生产经营为目的完整实施了专利方案的全部技术特征时该主体成立专利侵权”,换言之,如果有多个主体参与实施专利,但他们之中没有任何一个主体是完整地实施了权利要求的全部技术特征时,专利侵权是难以认定成立的。

美国法院在涉及到多个主体的BMC与Paymentech支付方法专利侵权案件中认定单一行为人必须亲自实施方法专利的所有步骤才构成直接侵权。2018年,西电捷通公司与索尼公司之间的WAPI通信方法专利侵权案件也涉及到移动终端、无线接入点、认证服务器等多个主体,法院认为“单一主体未完整实施专利技术方案”相当于其实施的行为是“未‘全面覆盖’专利技术方案的不完全实施行为”,可见我国司法机关在判决中也明确了专利侵权判定需要遵循单一主体原则。

单一主体原则面临的挑战

专利侵权判定适用单一主体原则与专利法的精神是一脉相承的。专利权的保护范围由权利要求所限定,如果单一主体并没有完整实施专利方案全部的技术特征,其行为便不符合由权利要求文字所限定的那一套特定的技术方案。

专利制度作为一种促进创新的手段,法律赋予专利权人垄断性质的权利,专利权保护范围相应受到较为严格的限制。既然该主体的行为并不落入专利权人所申请保护的技术方案的范围,其自然不应成为专利侵权的主体。

不过,社会的发展给专利侵权规则带来了新的挑战,严格适用单一主体原则可能会使得行为人恶意规避专利侵权,造成对专利权人保护不利的局面。尤其是在互联互通、信息共享、多方协作、持续创新的互联网领域,方法专利的数量增多,其权利要求大多限定了多个行为或若干现象按一定规则逐步展开的过程,在这一过程中,多个模块或者多个步骤可能对应着多个实施主体。

当多个主体分工实施同一专利时,由于没有单一主体实施了技术方案的全部步骤,传统的专利侵权认定规则无法对此类行为加以限制。可见,对单一主体原则的机械适用,可能导致专利侵权判定存在规则上的桎梏。

面对新的问题,各国法院在司法实践中都在进行新的尝试。延续BMC与Paymentech案件的观点,美国法院通过Akamai与Limelight系列案件完善了多主体专利侵权的判定规则——“控制或引导”标准,即当被控侵权人与其它行为人之间存在(1)委托代理关系;(2)合同关系;(3)联合企业关系时,被控侵权人构成直接侵权。在我国,在西电捷通公司与索尼公司的案件中,北京知识产权法院认为终端用户是完整实施专利的单一主体,试图通过突破直接侵权成立这一前提来判定手机制造商成立间接侵权;北京市高级人民法院认为对于该案件中多侧撰写的专利而言,包括终端用户在内的任意一方主体均无法在手机使用过程中单独实施专利。

出于对单一主体原则的遵循,在处理涉及到多个主体的专利侵权案件时,通常的思路是在多个主体中找到完整实施专利的主体,或者试图将其他主体的行为归于某个主体,进而追究该主体的侵权责任。问题是:多个主体之间委托代理、合同、联合企业等关系的证明存在一定的难度;如果是终端用户直接实施了专利方法,专利权人也无权主张并无生产经营目的的终端用户构成专利侵权。

对单一主体原则的思考

单一主体原则的出现是为了平衡对专利权人的保护和公共利益,苛刻的单一主体原则能够在一定程度上促进技术创新,但专利权人的合法权利得到实质性保护也十分重要。基于我国是成文法国家,法律法规、司法解释中并未明确规定单一主体原则及含义,对于某些专利尤其是方法专利而言,多步骤的特性决定了其可能涉及到多个主体实施的问题。

因此,面对较为复杂的多个主体参与的专利侵权,可以适当灵活地运用单一主体原则,例如在多个主体之间建立帮助、诱导或者共同侵权的关系,从而认定侵权成立。

另外,在2019年12月6日最高院知识产权法庭判决的深圳敦骏与深圳吉祥腾达等“涉及网络通信领域多主体实施方法专利的侵权纠纷案件”中,法院认为,需要多个主体的参与才能实施的方法专利在实际应用中往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中,仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为,在这种情况下,不应当按照专利侵权判断的一般规则,即以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征,作为专利侵权的必要条件。

可见,对于《专利法》第十一条所规定的构成专利侵权的行为类型应当灵活理解。事实上,司法解释对于全面覆盖原则的规定本身强调了对比的技术特征的全部性,并没有限定全部的技术特征须由单一主体实施。

进一步地,法院认为,如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。可见,在判断专利侵权主体时,应当综合考虑各个主体对于实施涉案专利方法是否起到了实质性的作用。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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浅谈专利侵权判定中的单一主体原则

单一主体原则的出现是为了平衡对专利权人的保护和公共利益,苛刻的单一主体原则能够在一定程度上促进技术创新,但专利权人的合法权利得到实质性保护也十分重要。

编辑|恒都法院研究院 郭帆

随着时代的发展,社会分工日益细化,一项工作时常由多方主体合作完成。如果多方主体的行为涉嫌专利侵权,但是由几方主体合作实施了专利权利要求的全部特征时,由于专利侵权判定在我国司法实践中遵循“单一主体原则”,类似情节便不符合专利侵权的条件。如此一来,专利权人难以获得全面的保护。

面对合作趋势下所产生的越来越多的专利侵权涉及多方主体的现象,不同法院相关案件的判决结果在一定程度上也存在着差异,引起了业界广泛的争议,单一主体原则的适用面临着前所未有的挑战。

司法实践中的单一主体原则

在社会分工达到一定高度之前,侵权主体个数甚至不足以成为阻碍专利侵权成立的一个问题,单一主体原则是随着专利侵权案件涉及的主体数量增加而产生的规则。在判断专利侵权能否成立这一核心问题时,单一主体原则被认为是与全面覆盖原则并行的。

司法实践中通常以单一主体为单位来评判行为是否符合全面覆盖原则,专利侵权判定一般遵循“仅有当单一主体未经许可以生产经营为目的完整实施了专利方案的全部技术特征时该主体成立专利侵权”,换言之,如果有多个主体参与实施专利,但他们之中没有任何一个主体是完整地实施了权利要求的全部技术特征时,专利侵权是难以认定成立的。

美国法院在涉及到多个主体的BMC与Paymentech支付方法专利侵权案件中认定单一行为人必须亲自实施方法专利的所有步骤才构成直接侵权。2018年,西电捷通公司与索尼公司之间的WAPI通信方法专利侵权案件也涉及到移动终端、无线接入点、认证服务器等多个主体,法院认为“单一主体未完整实施专利技术方案”相当于其实施的行为是“未‘全面覆盖’专利技术方案的不完全实施行为”,可见我国司法机关在判决中也明确了专利侵权判定需要遵循单一主体原则。

单一主体原则面临的挑战

专利侵权判定适用单一主体原则与专利法的精神是一脉相承的。专利权的保护范围由权利要求所限定,如果单一主体并没有完整实施专利方案全部的技术特征,其行为便不符合由权利要求文字所限定的那一套特定的技术方案。

专利制度作为一种促进创新的手段,法律赋予专利权人垄断性质的权利,专利权保护范围相应受到较为严格的限制。既然该主体的行为并不落入专利权人所申请保护的技术方案的范围,其自然不应成为专利侵权的主体。

不过,社会的发展给专利侵权规则带来了新的挑战,严格适用单一主体原则可能会使得行为人恶意规避专利侵权,造成对专利权人保护不利的局面。尤其是在互联互通、信息共享、多方协作、持续创新的互联网领域,方法专利的数量增多,其权利要求大多限定了多个行为或若干现象按一定规则逐步展开的过程,在这一过程中,多个模块或者多个步骤可能对应着多个实施主体。

当多个主体分工实施同一专利时,由于没有单一主体实施了技术方案的全部步骤,传统的专利侵权认定规则无法对此类行为加以限制。可见,对单一主体原则的机械适用,可能导致专利侵权判定存在规则上的桎梏。

面对新的问题,各国法院在司法实践中都在进行新的尝试。延续BMC与Paymentech案件的观点,美国法院通过Akamai与Limelight系列案件完善了多主体专利侵权的判定规则——“控制或引导”标准,即当被控侵权人与其它行为人之间存在(1)委托代理关系;(2)合同关系;(3)联合企业关系时,被控侵权人构成直接侵权。在我国,在西电捷通公司与索尼公司的案件中,北京知识产权法院认为终端用户是完整实施专利的单一主体,试图通过突破直接侵权成立这一前提来判定手机制造商成立间接侵权;北京市高级人民法院认为对于该案件中多侧撰写的专利而言,包括终端用户在内的任意一方主体均无法在手机使用过程中单独实施专利。

出于对单一主体原则的遵循,在处理涉及到多个主体的专利侵权案件时,通常的思路是在多个主体中找到完整实施专利的主体,或者试图将其他主体的行为归于某个主体,进而追究该主体的侵权责任。问题是:多个主体之间委托代理、合同、联合企业等关系的证明存在一定的难度;如果是终端用户直接实施了专利方法,专利权人也无权主张并无生产经营目的的终端用户构成专利侵权。

对单一主体原则的思考

单一主体原则的出现是为了平衡对专利权人的保护和公共利益,苛刻的单一主体原则能够在一定程度上促进技术创新,但专利权人的合法权利得到实质性保护也十分重要。基于我国是成文法国家,法律法规、司法解释中并未明确规定单一主体原则及含义,对于某些专利尤其是方法专利而言,多步骤的特性决定了其可能涉及到多个主体实施的问题。

因此,面对较为复杂的多个主体参与的专利侵权,可以适当灵活地运用单一主体原则,例如在多个主体之间建立帮助、诱导或者共同侵权的关系,从而认定侵权成立。

另外,在2019年12月6日最高院知识产权法庭判决的深圳敦骏与深圳吉祥腾达等“涉及网络通信领域多主体实施方法专利的侵权纠纷案件”中,法院认为,需要多个主体的参与才能实施的方法专利在实际应用中往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中,仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为,在这种情况下,不应当按照专利侵权判断的一般规则,即以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征,作为专利侵权的必要条件。

可见,对于《专利法》第十一条所规定的构成专利侵权的行为类型应当灵活理解。事实上,司法解释对于全面覆盖原则的规定本身强调了对比的技术特征的全部性,并没有限定全部的技术特征须由单一主体实施。

进一步地,法院认为,如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。可见,在判断专利侵权主体时,应当综合考虑各个主体对于实施涉案专利方法是否起到了实质性的作用。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。